상표 식별력 부족? ‘Simpleat’ 등록 무효 심판 뒤집힌 이유와 당신의 상표 전략

사업을 시작하거나 새로운 브랜드를 런칭할 때, 가장 먼저 고민하는 것 중 하나가 바로 ‘상표’입니다.

내 상품이나 서비스를 다른 경쟁자들과 구별해주고, 소비자들에게 브랜드를 각인시키는 중요한 역할을 하기 때문입니다.

그런데 어렵게 등록받은 내 상표가 어느 날 갑자기 ‘식별력이 없다’는 이유로 무효가 될 수 있다면 어떨까요?

특히, 내 상표가 상품의 특징을 어느 정도 암시하는 듯 보일 때 이런 불안감은 더욱 커질 수 있습니다.

상표법에서는 상품의 출처를 구별할 수 없는, 즉 상표 식별력이 없는 상표는 등록받을 수 없도록 규정하고 있기 때문입니다(상표법 제33조).

최근 특허법원에서는 ‘Simpleat’이라는 상표가 간편식 등의 지정상품과 관련하여 ‘간단하게 먹다’는 의미로 직감되어 상표 식별력이 없다는 특허심판원의 심결을 뒤집고, 등록이 유효하다는 취지의 판결을 내렸습니다.

이 사건은 우리에게 상표 식별력 판단 기준이 생각보다 복잡하며, 어떤 상표가 기술적 표장(상품의 성질을 직접 설명하는 표장)에 해당하는지, 아니면 식별력을 갖춘 상표로 인정받을 수 있는지에 대한 중요한 시사점을 던져줍니다.

오늘은 이 ‘Simpleat’ 상표 사건을 통해, 상표의 생존을 좌우하는 상표 식별력 문제, 특히 상표법 제33조 제1항 제1호(보통명칭), 제3호(기술적 표장), 제7호(기타 식별력 없는 표장)의 의미와 판단 기준을 자세히 살펴보고, 여러분이 안전하게 상표권을 확보하고 유지하기 위한 실질적인 전략을 모색해 보겠습니다.

단순히 판결 내용을 넘어, ‘내 상표는 괜찮을까?’, ‘상표를 만들 때 무엇을 주의해야 할까?’라는 질문에 답을 찾는 데 초점을 맞추겠습니다.

내 상표, 왜 상표 식별력이 중요할까? 기본 개념 이해

상표 식별력이란 무엇일까요?

쉽게 말해, 소비자가 어떤 상표를 보고 ‘아, 이건 특정 회사(출처)의 상품이구나!’라고 인식하고 다른 회사의 상품과 구별할 수 있는 능력을 의미합니다.

예를 들어, ‘사과’라는 단어를 사과 상품에 사용한다면 어떨까요?

소비자는 이를 보고 특정 회사의 사과라고 생각하기보다는 그냥 ‘사과라는 과일’ 자체를 떠올릴 것입니다.

이처럼 상품의 이름(보통명칭)이나 성질(품질, 용도, 형상 등)을 직접적으로 나타내는 단어는 누구나 자유롭게 사용해야 할 필요가 있고, 특정인에게 독점권을 주면 공정한 경쟁을 해칠 수 있습니다.

그래서 상표법은 이러한 상표 식별력이 없는 표장은 상표로 등록받을 수 없도록 하는 것입니다(상표법 제33조 제1항 각 호).

상표 식별력이 없다고 판단되는 대표적인 경우는 다음과 같습니다.

• 제1호: 보통명칭 (예: 사과 상품에 ‘Apple’, 컴퓨터 상품에 ‘Computer’)
• 제2호: 관용표장 (예: 과자류에 ‘뻥튀기’, 청주에 ‘정종’)
• 제3호: 기술적 표장 (상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 사용방법, 시기 등을 직접 나타내는 표장. 예: 사과에 ‘청송’, 볼펜에 ‘Quality’, 직물에 ‘Wool’)
• 제4호: 현저한 지리적 명칭 (예: ‘서울’ 김밥, ‘파리’ 패션)
• 제5호: 흔한 성 또는 명칭 (예: ‘김씨 상회’, ‘미스터 피자’ – ‘미스터’ 부분)
• 제6호: 간단하고 흔한 표장 (예: ‘하나’, ‘A’, 동그라미 도형)
• 제7호: 기타 식별력 없는 표장 (위 1~6호에 해당하지 않더라도, 전체적으로 볼 때 누가 사용하는 상품인지 식별하기 어려운 표장)

이 중에서 특히 제3호 ‘기술적 표장’과 제7호 ‘기타 식별력 없는 표장’이 실무에서 상표 식별력 유무를 판단할 때 가장 빈번하게 논란이 됩니다.

‘Simpleat’ 사건 역시 주로 이 조항들이 쟁점이 되었습니다.

‘Simpleat’ 사건: 상표 식별력 논쟁의 핵심

‘Simpleat’ 상표는 ‘Simple’과 ‘Eat’이라는 쉬운 영어 단어가 결합된 형태입니다.

지정상품은 곡물 가공식품, 스낵, 빵, 과자, 차 등 주로 먹거리였습니다.

이 상표에 대해 등록 무효를 주장한 측(피고 C)의 논리는 다음과 같았습니다.

1. ‘Simpleat’은 ‘간단하게 먹다’, ‘간편식’의 의미로 쉽게 이해되므로, 지정상품의 용도나 성질을 직접 나타내는 기술적 표장이다 (제33조 제1항 제3호). 실제 사용례나 상품 후기를 봐도 ‘간편하게 먹는다’는 의미로 쓰인다.
2. ‘Simpleat’과 유사한 많은 상표들이 식별력이 없다는 이유로 등록이 거절된 사례가 있다. 따라서 이 상표 역시 전체적으로 볼 때 상품 출처를 식별하기 어렵고, 특정인에게 독점시키는 것은 공익상 부적절하다 (제33조 제1항 제7호).
3. 만약 ‘곡물스낵식품’에 사용된다면, 이는 ‘간편식’이라는 상품의 보통명칭처럼 사용될 수 있다 (제33조 제1항 제1호).
4. 또한 ‘간편식’이 아닌 상품(예: 조미료)에 사용되면 소비자가 품질을 오인할 염려가 있다 (제34조 제1항 제12호 – 품질오인 상표).

이러한 주장에 대해 특허심판원은 ‘Simpleat’이 ‘간단하게 먹다’는 의미로 직감되어 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장(제3호)이고, 유사 거절 사례 등을 볼 때 특정인에게 독점시키는 것이 부적절(제7호)하다는 이유로 상표 식별력이 없어 등록이 무효라고 판단했습니다.

하지만 상표권자(원고 A)는 이에 불복하여 특허법원에 소송을 제기했고, 법원의 판단은 달랐습니다.

법원의 판단: 왜 ‘Simpleat’은 상표 식별력을 인정받았나?

특허법원은 특허심판원의 심결을 취소하고 ‘Simpleat’ 상표 등록이 유효하다는 취지로 판단했습니다.

법원이 상표 식별력을 인정한 핵심 근거는 다음과 같습니다.

1. ‘Simpleat’은 단순한 기술적 표장이 아닌 ‘조어(造語)’이다.

• ‘Simpleat’은 ‘Simple’과 ‘Eat’을 결합하면서 중간의 ‘e’를 생략한, 사전에 없는 새로운 단어입니다. 이는 단순한 단어 조합을 넘어선 창작성이 인정될 수 있습니다.
• 소비자가 이 단어를 보고 ‘간편하게 먹을 수 있는 것’이라는 암시를 받을 수는 있겠지만, 그것이 곧 ‘간편식’이나 ‘간단하게 먹다’는 의미로 직감된다고 보기는 어렵습니다. 즉, 상품의 성질을 ‘직접적으로’ 설명하는 것이 아니라, ‘간접적으로 암시’하는 정도에 그친다는 것입니다.
• 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장은 상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이어야 하는데, ‘Simpleat’은 문법적으로도 틀리고(형용사+동사 결합), ‘e’를 생략하는 등 일반적인 표현 방식이 아닙니다.
• 따라서 소비자는 이를 보고 상품의 성질을 즉시 알아차리기보다는, ‘무슨 뜻일까?’ 하고 한 번 더 생각하게 되므로, 단순 기술적 표장으로 보기 어렵습니다. 이는 상표 식별력 인정의 중요한 근거입니다.

2. 보통명칭이나 관용표장으로 사용된 증거가 없다.

• ‘Simpleat’이나 ‘심플잇’이라는 단어가 등록결정 당시에 ‘간편식’이나 ‘곡물스낵’을 일반적으로 지칭하는 보통명칭이나 관용표장으로 사용되었다고 볼 만한 증거가 부족했습니다.
• 원고가 자신의 제품 포장이나 광고에 ‘심플하게 즐기는 간편식’ 같은 문구를 사용한 것은, 상표 자체가 ‘간편식’을 의미한다기보다는, 상표가 암시하는 내용을 소비자에게 더 명확히 전달하기 위한 마케팅 활동으로 볼 여지가 있습니다.
• 소비자들이 상품 후기에 ‘간편하게 먹는다’고 쓴 것도, 실제 상품(간편식)을 먹어본 경험에 기초한 것이지, ‘Simpleat’이라는 상표 자체만 보고 ‘간편식’이라고 직감했다고 단정하기는 어렵습니다.
• 따라서 제33조 제1항 제1호(보통명칭) 주장은 받아들여지지 않았습니다. 상표 식별력이 부정되지 않은 것입니다.

3. 식별력 없는 표장에 해당한다고 단정하기 어렵다.

• 앞서 본 바와 같이 ‘Simpleat’은 단순한 기술적 표장이 아닌 조어로서의 특징을 가집니다.
• ‘Simple’과 ‘Eat’이라는 단어 자체는 식별력이 약할 수 있지만, 이들이 결합하고 변형되어 만들어진 ‘Simpleat’ 전체로서는 단순한 의미의 합을 넘어선 새로운 관념을 형성할 수 있습니다.
• 유사한 표장이 거절된 사례가 있다는 것만으로 이 상표의 상표 식별력까지 당연히 부정되는 것은 아닙니다. 개별 상표는 구체적인 구성과 지정상품과의 관계 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.
• 사회통념상 이 상표를 보고 상품의 출처를 식별하는 것이 곤란하다거나, 특정인에게 독점시키는 것이 공익상 부적절하다고 볼 만한 특별한 사정도 부족했습니다.
• 따라서 제33조 제1항 제7호(기타 식별력 없는 상표)에도 해당하지 않는다고 판단했습니다. 상표 식별력이 유지된 것입니다.

4. 품질 오인 염려도 없다.

• ‘Simpleat’ 상표가 ‘간편식’이라는 의미로 직감되지 않는 이상, 이 상표를 조미료나 소스 등 간편식이 아닌 상품에 사용한다고 해서 소비자가 그 상품의 품질을 ‘간편식’으로 오인할 염려가 있다고 보기도 어렵습니다.
• 따라서 제34조 제1항 제12호(품질오인 상표) 주장도 이유 없다고 보았습니다.

결국 법원은 ‘Simpleat’이 상품의 성질을 간접적으로 암시할 수는 있지만, 직접적으로 기술하는 표장은 아니며, 조어로서의 창작성과 식별력을 인정할 수 있다고 판단한 것입니다.

당신의 상표 전략: 상표 식별력 논란 피하고 안전하게 등록받으려면?

이 ‘Simpleat’ 사건은 우리에게 상표 식별력 확보를 위한 중요한 교훈과 전략적 시사점을 제공합니다.

내 상표가 식별력 부족으로 무효가 되는 것을 피하고 안정적인 권리를 확보하려면 다음 사항들을 반드시 고려해야 합니다.

행동 지침 1: 상품 성질을 ‘직접’ 설명하는 단어는 피하라! (기술적 표장 회피)

• 상표를 만들 때 가장 피해야 할 것은 상품의 품질, 용도, 원재료, 효능 등을 너무 직접적으로 묘사하는 단어를 사용하는 것입니다. (예: 과자 상표에 ‘바삭한’, 세제 상표에 ‘깨끗한’)
• 이런 단어들은 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하여 등록받기 어렵고, 등록되더라도 무효가 될 가능성이 높습니다. 이는 상표 식별력 확보의 기본입니다.
• ‘Simpleat’처럼 상품의 특징을 ‘간접적으로 암시’하는 정도는 괜찮을 수 있지만, 그 경계가 모호하므로 신중해야 합니다. 소비자가 상표를 보고 즉시 상품의 성질을 알아차린다면 위험 신호입니다.

행동 지침 2: ‘조어’나 ‘결합’을 통해 창작성을 부여하라!

• 기존에 없던 새로운 단어(조어)를 만드는 것은 상표 식별력을 확보하는 가장 확실한 방법 중 하나입니다. (예: ‘햇반’, ‘카카오톡’)
• ‘Simpleat’처럼 기존 단어를 결합하되, 일부를 생략하거나 변형하여 새로운 느낌을 주는 것도 좋은 전략입니다. 완전히 새로운 단어는 아니지만, 단순 조합 이상의 창작성을 인정받을 수 있습니다.
• 단순히 두 단어를 나란히 붙여놓는 것(예: ‘Simple Eat’)보다는 결합 과정에서 독창성을 더하는 것이 상표 식별력을 높이는 길입니다.

행동 지침 3: 상표의 ‘전체적인 구성’을 고려하라!

• 상표가 단순히 문자로만 이루어진 것이 아니라 도형, 색채, 독특한 서체 등과 결합되어 있다면, 문자 부분의 식별력이 다소 약하더라도 전체적으로는 식별력을 인정받을 가능성이 높아집니다.
• ‘Simpleat’ 사건에서도 흘림체와 정자체, 색상 대비 등 디자인적 요소가 언급되었습니다. 상표 출원 시 이러한 시각적 요소도 적극 활용하는 것이 좋습니다.
• 전체적인 구성에서 풍기는 이미지가 상품의 성질을 직접 설명하기보다는, 독특한 브랜드 이미지를 형성한다면 상표 식별력 확보에 유리합니다.

행동 지침 4: 상표 사용 시 주의점을 인지하라!

• 설령 등록받은 상표라 할지라도, 사용하는 과정에서 마치 상품의 보통명칭이나 성질을 나타내는 것처럼 사용하면(예: “우리 회사의 Simpleat은 최고의 간편식입니다” 와 같이 상표를 보통명사처럼 사용), 나중에 식별력을 부정당하는 근거가 될 수 있습니다.
• 광고나 포장 등에 상표를 사용할 때는, 이것이 상품의 출처를 나타내는 ‘브랜드 이름’임을 명확히 인식시키는 방식으로 사용하는 것이 안전합니다. (예: “A사의 SimpleatⓇ – 간편하게 즐기는 새로운 식사”)
• 상표 옆에 Ⓡ 또는 TM 표시를 붙이는 것도 좋은 방법입니다. 이는 상표 식별력 유지 노력의 일환입니다.

행동 지침 5: 출원 전 철저한 선행상표 및 사용실태 조사는 필수!

• 내 상표와 유사한 표장들이 식별력 부족으로 거절된 사례가 많은지 확인해야 합니다. 특허청 심사 기준의 경향을 파악하는 데 도움이 됩니다. (Simpleat 사건에서는 피고가 이 점을 주장했지만, 법원은 개별 판단이 필요하다고 보았습니다.)
• 또한, 내가 만들려는 상표나 유사한 단어가 이미 해당 업계에서 상품의 종류나 특징을 나타내는 말로 널리 사용되고 있는지(보통명칭화 또는 관용표장화) 반드시 조사해야 합니다. 이는 상표 식별력 판단의 중요한 근거가 됩니다.
• 키프리스(KIPRIS) 등 상표 검색 시스템을 활용하고, 필요하다면 변리사 등 전문가의 도움을 받아 조사를 진행하는 것이 좋습니다.

맺음말: 상표 식별력, 브랜드 성공의 첫 단추

상표 식별력은 단순히 상표 등록을 받기 위한 요건을 넘어, 내 브랜드가 시장에서 생존하고 성장하기 위한 필수적인 요소입니다.

소비자들이 내 상표를 보고 경쟁 제품과 명확히 구별하고, 그 출처를 신뢰할 수 있을 때 비로소 상표는 제 가치를 발휘합니다.

‘Simpleat’ 사건은 상품의 특징을 어느 정도 암시하면서도 법적으로 인정받는 상표 식별력을 확보하는 것이 얼마나 섬세하고 전략적인 접근을 요구하는지 잘 보여줍니다.

너무 직접적인 설명은 피하되, 창의적인 조어나 결합, 디자인적 요소를 통해 독창성을 부여하고, 사용 과정에서도 브랜드로서의 가치를 꾸준히 관리하는 노력이 필요합니다.

이 글에서 제시된 상표 식별력 판단 기준과 행동 지침들이 여러분의 성공적인 브랜드 구축과 안정적인 상표권 확보에 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.

기억하십시오. 강력한 상표 식별력은 당신의 비즈니스를 보호하고 성장시키는 가장 중요한 자산 중 하나입니다.