특허 권리범위확인: 분쟁 휘말렸을 때 당신의 생존 전략 3가지

열심히 개발한 나의 신제품, 혹은 시장에 출시하려는 경쟁사의 제품이 혹시 기존 특허의 영역을 침범하는 것은 아닐까 하는 불안감, 기술 기반 비즈니스를 하다 보면 누구나 한 번쯤 겪게 되는 고민일 것입니다.

반대로, 내 소중한 특허 기술을 경쟁사가 교묘하게 모방하거나 회피하려는 시도는 없을까 하는 걱정도 끊이지 않습니다.

이처럼 기술의 경계가 불분명하여 다툼이 예상될 때, 양측의 법적 불안을 해소하고 향후 발생할지 모를 침해 소송 등의 분쟁을 예방하거나 대비하기 위해 활용되는 제도가 바로 특허 권리범위확인 심판입니다.

특허 권리범위확인 심판은 특정 기술(‘확인대상발명’이라고 합니다)이 특허권의 효력이 미치는 범위, 즉 권리범위에 속하는지(적극적 권리범위확인) 또는 속하지 않는지(소극적 권리범위확인)를 공적으로 확인받는 절차입니다.

특히 신약을 개발하는 오리지널 제약사와 이를 따라 제네릭(복제약)을 출시하려는 후발 제약사 사이에서는 이 특허 권리범위확인 심판이 시장 진입과 방어의 핵심적인 법적 수단으로 빈번하게 활용됩니다.

그런데 이 특허 권리범위확인 심판, 생각보다 간단하지 않습니다.

단순히 기술 내용만 비교하는 것을 넘어, 심판을 청구할 자격이 있는지부터 따지는 치열한 법리 다툼이 벌어지기도 합니다.

최근 특허법원에서는 제네릭 회사가 “우리 제품은 오리지널 특허와 구성이 다르니 권리범위에 속하지 않는다”며 소극적 특허 권리범위확인 심판을 청구했지만, 특허권자인 오리지널 회사가 “당신들이 심판 대상으로 삼은 그 제품은 실제로 만들 수도 없고 팔 수도 없는 것 아니냐? 혹은 우리가 침해가 아니라고 하는데 왜 굳이 심판을 청구하느냐?”며 심판 청구 자체의 적법성을 문제 삼아 결국 심판원의 결정을 뒤집은 사례가 있었습니다.

이 판결 자체의 결론보다 더 중요한 것은, 만약 ‘나’ 또는 ‘내 회사’가 이러한 특허 권리범위확인 분쟁의 한가운데 놓인다면, 과연 무엇을 어떻게 준비하고 대응해야 생존할 수 있느냐는 것입니다.

이 글은 바로 그 지점에 집중합니다.

실제 특허 권리범위확인 심판 사례를 거울삼아, 당신이 특허권자 입장이든, 기술을 실시하려는 입장(잠재적 침해자)이든 반드시 알아야 할 특허 권리범위확인 분쟁에서의 핵심 생존 전략 3가지를 구체적으로 제시하고자 합니다.

생존 전략 1: 문지기 싸움 – ‘심판 청구 자격(이익)’부터 따져라! (특허 권리범위확인)

본격적인 기술 내용 비교에 앞서, 특허 권리범위확인 심판에서는 “과연 이 심판을 청구할 자격(법률용어로는 ‘심판 청구의 이익’ 또는 ‘확인의 이익’)이 있는가?”를 먼저 따지는 경우가 많습니다.

이 단계에서 승리하면, 복잡한 기술 싸움에 들어가기도 전에 분쟁을 조기에 종결시킬 수도 있습니다.

반대로 이 문턱을 넘지 못하면 아무리 유리한 기술적 주장이 있어도 소용이 없습니다.

따라서 특허 권리범위확인 심판의 첫 번째 생존 전략은 바로 이 ‘심판 청구 자격’을 확보하거나 무너뜨리는 것입니다.

<특허권자 입장이라면: 상대방의 심판 청구, 이렇게 무력화하라!>

• ‘실시 불가능성’ 카드를 꺼내라: 상대방(실시자)이 심판 대상으로 특정한 기술(확인대상발명)이 현실적으로 실시가 불가능하다는 점을 입증하는 전략입니다.특히 의약품 분야에서는 허가 규정, 안전성 문제, 급여 기준 등을 근거로 “당신들이 확인해달라는 그 제품은 어차피 허가도 못 받고 팔 수도 없는 것 아니냐?”고 공격할 수 있습니다.실시할 수도 없는 기술에 대해 권리범위를 확인받는 것은 아무런 의미가 없으므로 심판 청구 이익이 없다는 논리입니다.이를 위해서는 관련 법규, 규제 동향, 기술적 한계 등에 대한 면밀한 분석과 증거 제시가 필요합니다.상대방의 사업 계획이나 실제 개발 중인 제품이 심판 대상과 다르다는 점을 밝혀내는 것도 유효합니다.이 전략은 소극적 특허 권리범위확인 심판에서 특히 유용합니다.
• ‘다툼 없음’을 명확히 하라 (신중한 접근 필요): 만약 상대방이 특정한 기술이 내 특허 범위에 속하지 않는다고 확인을 구하는데, 내가 봐도 그 기술이 명백히 내 특허와 다르다면, “그 기술은 내 특허 범위에 속하지 않는 것이 명백하므로 우리 사이에 다툼이 없다. 따라서 확인할 필요도 없다”고 주장하여 심판 청구 이익을 부정할 수 있습니다.이는 법원에서도 인정하는 논리입니다.다만, 이 전략은 신중해야 합니다.내가 ‘침해가 아니다’라고 인정하는 순간, 상대방은 이를 근거로 자유롭게 기술을 실시할 수 있게 됩니다.혹시 상대방이 약간 변형하여 실제로는 침해에 해당하는 기술을 실시할 가능성은 없는지, 미래의 잠재적 분쟁 가능성까지 고려하여 전략적으로 판단해야 합니다.섣불리 ‘다툼 없음’을 인정했다가 더 큰 위험을 초래할 수도 있습니다.이 역시 소극적 특허 권리범위확인에서 주로 문제됩니다.
• ‘법적 불안 없음’을 증명하라: 상대방이 심판을 청구하는 이유는 ‘법적 불안’을 해소하기 위함입니다.따라서 내가 상대방에게 특허 침해 경고장을 보낸 적도 없고, 침해 소송을 제기할 의사도 없으며, 실제로 상대방이 내 특허로 인해 사업상 아무런 제약을 받지 않고 있다면, “당신은 법적으로 불안한 상태가 아니므로 심판을 청구할 이유가 없다”고 주장할 수 있습니다.이 주장은 적극적 특허 권리범위확인 심판(내 특허 범위에 속한다고 주장하는 심판)을 방어할 때도 활용될 수 있습니다.

<실시자(제네릭사 등) 입장이라면: 심판 청구의 깃발, 이렇게 사수하라!>

• ‘실시 가능성’과 ‘구체적 계획’을 제시하라: 특허권자가 ‘실시 불가능’ 공세를 펼치면, 단순히 기술적으로 가능하다는 것을 넘어, 해당 기술을 활용한 구체적인 사업 계획, 제품 개발 현황, 허가 준비 상황 등을 제시하여 ‘장래 실시 가능성’이 높다는 점을 설득력 있게 보여줘야 합니다.미래의 가능성을 현재 시점에서 100% 입증할 필요는 없으며, 합리적인 수준의 개연성만 보여주면 족하다는 것이 일반적인 판례 경향입니다.이것이 특허 권리범위확인 심판의 문을 여는 첫걸음입니다.
• ‘법적 불안’의 존재를 부각하라: 특허권자가 ‘다툼 없음’이나 ‘법적 불안 없음’을 주장할 경우, 특허권자의 과거 발언이나 행동(예: 경고장 발송 이력, 유사 기술에 대한 분쟁 사례), 해당 특허의 넓은 권리 범위 해석 가능성, 시장에서의 잠재적 오해 등을 근거로 자신의 사업 활동에 ‘현실적인 법적 불안’이 존재함을 적극적으로 주장해야 합니다.특히 소극적 특허 권리범위확인 심판은 이러한 법적 불안 해소에 목적이 있음을 강조해야 합니다.
• ‘확인대상발명’을 명확하고 전략적으로 특정하라: 심판 청구의 이익을 인정받으려면, 내가 확인받고 싶은 기술(확인대상발명)을 명확하게 특정해야 합니다.너무 광범위하거나 모호하게 특정하면 심판 자체가 진행되기 어렵습니다.또한, 특허 회피 전략을 염두에 두고 있다면, 회피 설계를 적용한 구체적인 기술 내용을 확인대상발명으로 특정하여 “이 기술은 특허 범위에 속하지 않는다”는 확인을 구하는 것이 일반적입니다.이때, 앞서 언급된 ‘실시 가능성’ 논란을 피하기 위해 너무 비현실적인 기술로 특정하지 않도록 유의해야 합니다.이것이 특허 권리범위확인 심판 전략의 핵심입니다.
• (참고) ‘우선판매품목허가’ 위한 이익 주장?: 의약품 분야에서는 소극적 특허 권리범위확인 심판에서 승소하면 제네릭 의약품의 우선판매품목허가를 받는 데 유리할 수 있습니다.이를 근거로 심판 청구 이익을 주장하는 경우가 있으나, 최근 판례(위에서 소개한 사례)는 ‘권리범위 속부에 다툼이 없는 경우’에는 이러한 이익만으로는 심판 청구의 이익을 인정하기 어렵다는 입장을 보였습니다.따라서 이 주장은 보조적인 수단으로 활용하되, 주된 논거로 삼기에는 한계가 있을 수 있습니다.

실제 사례에서 특허법원은 ‘권리범위 속부에 다툼이 없다면’, 설령 제네릭 회사가 우선판매품목허가를 받을 목적이 있더라도 심판 청구의 이익을 인정할 수 없다고 판단했습니다.

이는 특허 권리범위확인 심판의 본질적인 목적이 ‘법적 불안 해소’에 있음을 다시 한번 강조한 것입니다.

생존 전략 2: 증거 싸움 – ‘기술 설명서’와 ‘객관적 자료’로 승부하라! (특허 권리범위확인)

심판 청구 자격 관문을 통과하면, 이제 본격적인 기술 싸움, 즉 ‘본안 판단’ 단계로 들어갑니다.

여기서는 내가 확인받고 싶은 기술(확인대상발명)이 특허 청구항에 기재된 모든 구성요소를 그대로 포함하고 있는지(문언 침해), 또는 일부 요소가 다르더라도 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는지(균등 침해)를 따지게 됩니다.

이 단계에서의 생존 전략은 철저한 ‘증거 싸움’에 달려있습니다.

특허 권리범위확인 심판의 핵심은 바로 증거입니다.

<특허권자 입장이라면: 상대방 기술을 내 특허 안에 가두라!>

• 특허 청구항의 ‘모든’ 구성요소 분석 및 대비: 먼저 내 특허의 권리 범위를 명확히 정의하는 청구항을 면밀히 분석하여 각 구성요소를 분리해야 합니다.그리고 상대방의 기술(확인대상발명)이 이 모든 구성요소를 하나도 빠짐없이 포함하고 있다는 것을 구체적인 설명과 도면, 실험 데이터 등을 통해 명확하게 대비시켜야 합니다.이것이 문언 침해 주장의 기본입니다.
• ‘균등론’ 카드 활용 검토: 만약 상대방 기술이 청구항의 일부 구성요소와 문자 그대로 동일하지는 않더라도, 그 기술적 원리나 효과가 실질적으로 동일하다면 ‘균등론’을 주장하여 침해를 인정받을 수 있습니다.과제 해결 원리, 작용 효과, 치환 가능성 등을 입증할 수 있는 기술적 자료와 전문가 의견을 준비해야 합니다.특허 권리범위확인 심판에서 균등론은 강력한 무기가 될 수 있습니다.
• 상대방 기술 설명의 허점 공략: 상대방이 제출한 확인대상발명 설명서나 관련 증거 자료의 불명확한 부분, 기술적 오류, 비약 등을 찾아내어 그 신뢰성을 탄핵해야 합니다.상대방 기술이 실제로는 특허 구성요소를 포함하고 있음을 간접적으로 드러내는 증거를 찾아내는 것도 중요합니다.
• (의약 용도 발명) ‘용법/용량’의 중요성 강조: 만약 내 특허가 특정 ‘용법’이나 ‘용량’으로 투여하는 것을 특징으로 하는 의약 용도 발명이라면(예: 인슐린과 병용 투여), 상대방 기술이 비록 그 용법/용량을 명시적으로 제외했더라도 실제 사용 형태(예: 의사의 처방 패턴)상 그 용법/용량으로 사용될 가능성이 높다는 점을 간접 증거(시장 자료, 논문 등)를 통해 주장해 볼 수도 있습니다.다만, 이는 특허 권리범위확인 심판보다는 실제 침해 소송에서 더 유효한 주장일 수 있습니다.

<실시자(제네릭사 등) 입장이라면: 내 기술의 ‘차이점’과 ‘독자성’을 증명하라!>

• ‘구성요소 완비의 원칙’ 활용: 특허 침해가 인정되려면 확인대상발명이 특허 청구항의 ‘모든’ 구성요소를 포함해야 합니다.따라서 내 기술이 청구항의 구성요소 중 단 하나라도 가지고 있지 않거나, 다른 요소로 ‘치환’한 것이 아니라 명백히 ‘생략’ 또는 ‘변경’했다는 점을 명확히 보여주는 것이 가장 효과적인 방어 전략입니다.이를 위해 상세한 기술 대비표, 실험 데이터, 설계 도면 등을 준비해야 합니다.이것이 특허 권리범위확인 심판 방어의 기본입니다.
• 균등론 성립 요건 부정: 특허권자가 균등론을 주장할 경우, 내 기술이 특허 기술과 ① 과제 해결 원리가 다르거나, ② 작용 효과가 실질적으로 다르거나, ③ 해당 기술 분야에서 통상의 기술자(당업자)가 쉽게 치환할 수 없는 요소라는 점을 적극적으로 반박해야 합니다.또한, 내 기술이 특허 출원 과정에서 제외된 것(출원경과 금반언)이나 공지된 자유실시기술에 해당한다는 주장도 균등론을 깨뜨리는 유효한 방법입니다.특허 권리범위확인 심판에서 균등론 방어는 매우 중요합니다.
• 확인대상발명의 명확하고 상세한 설명: 내가 확인받고자 하는 기술(확인대상발명)의 구성과 작용 효과를 최대한 명확하고 상세하게 설명해야 합니다.모호하거나 불분명한 설명은 오히려 특허권자에게 공격의 빌미를 줄 수 있습니다.특허 청구항과의 차이점을 부각시키는 방식으로 기술하는 것이 유리합니다.
• (소극적 심판) ‘자유실시기술’ 항변 활용: 만약 내 기술이 해당 특허 출원 이전에 이미 공개되어 누구나 자유롭게 사용할 수 있었던 기술(자유실시기술)이라면, 설령 특허 청구항과 유사해 보이더라도 권리범위에 속하지 않는다는 강력한 항변을 할 수 있습니다.이를 입증할 선행 기술 자료를 철저히 조사하고 준비해야 합니다.이는 소극적 특허 권리범위확인에서 매우 효과적인 방어 수단입니다.

결국 특허 권리범위확인 심판의 본안 싸움은 양측이 제출하는 기술 설명 자료와 객관적인 증거의 질과 양에 따라 승패가 갈립니다.

따라서 변리사 등 전문가의 도움을 받아 상대방의 기술과 내 특허(또는 내 기술)를 철저히 분석하고, 논리적인 주장과 이를 뒷받침하는 강력한 증거를 구축하는 것이 필수적입니다.

생존 전략 3: 최종 결정 이후 – 심결/판결의 의미와 후속 조치 (특허 권리범위확인)

특허 권리범위확인 심판의 결과(심결)가 나왔다고 해서 모든 것이 끝나는 것은 아닙니다.

심결에 불복하는 경우 특허법원에 소송을 제기할 수 있고, 특허법원 판결에 불복하면 대법원에 상고할 수 있습니다.

또한, 심결이나 판결이 확정되더라도 그것이 실제 시장에서의 행동이나 다른 법적 분쟁에 어떤 영향을 미치는지 이해하고 후속 조치를 준비해야 합니다.

<심결/판결 이후, 당신의 다음 행동은?>

• 결과 분석 및 불복 여부 결정: 심결 또는 판결의 이유를 면밀히 분석하여 승복할지, 아니면 상급심(특허법원 또는 대법원)에 불복할지를 신속하게 결정해야 합니다.불복할 경우 정해진 기간 내에 소송을 제기해야 권리를 잃지 않습니다.승소 가능성, 소요 시간과 비용 등을 종합적으로 고려한 전략적 판단이 필요합니다.
• (승소 시) 권리 행사 또는 사업 진행:
  • (특허권자 승소 – 침해 인정 시): 확인된 침해자를 상대로 침해 금지 및 손해배상 청구 소송을 제기하여 실질적인 권리 구제를 받을 수 있습니다.특허 권리범위확인 심결/판결은 침해 소송에서 유리한 증거로 활용됩니다.
  • (실시자 승소 – 비침해 인정 시): 확인받은 기술을 바탕으로 안심하고 제품을 생산, 판매하는 등 사업을 진행할 수 있습니다.특허권자의 침해 주장에 대한 강력한 방어 수단을 확보한 셈입니다.의약품의 경우, 우선판매품목허가 신청 등 후속 절차를 진행할 수 있습니다 (단, 앞서 본 판례처럼 심판 청구 이익 자체가 부정된 경우는 예외).
• (패소 시) 위험 관리 및 대안 모색:
  • (특허권자 패소 – 비침해 확정 시): 해당 기술 실시에 대해 더 이상 특허권을 주장하기 어려워집니다.다른 청구항으로 권리 행사가 가능한지, 또는 특허 자체의 유효성(무효 심판 등)에는 문제가 없는지 등을 재검토해야 할 수 있습니다.
  • (실시자 패소 – 침해 확정 시): 해당 기술을 계속 실시하면 특허 침해에 해당하므로, 실시를 중단하거나, 특허권자와 라이선스 계약을 협상하거나, 특허를 회피할 수 있는 다른 설계 변경 방안을 모색해야 합니다.손해배상 책임 문제도 발생할 수 있습니다.특허 권리범위확인 패소는 심각한 사업적 위험을 의미합니다.
• ‘일사부재리’ 효력의 이해: 확정된 특허 권리범위확인 심결이나 판결은 원칙적으로 동일한 사실 및 증거에 대해서는 다시 다툴 수 없는 효력(일사부재리)을 가집니다.하지만 확인대상발명이 달라지거나 새로운 증거가 나타나는 등 사정이 변경되면 다시 심판을 청구하는 것이 가능할 수도 있습니다.
• 관련 분쟁에 미치는 영향 고려: 특허 권리범위확인 결과는 특허 무효 심판, 침해 소송 등 다른 관련 특허 분쟁에도 직간접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 전체적인 분쟁 해결 전략 속에서 그 의미를 파악하고 활용해야 합니다.

특허 권리범위확인 심판은 단발적인 절차가 아니라, 특허권의 라이프사이클 전반에 걸쳐 발생하는 다양한 분쟁과 연결된 중요한 과정입니다.

따라서 눈앞의 심판 결과에 일희일비하기보다는, 장기적인 관점에서 각 단계별 의미를 파악하고 최적의 전략을 구사하는 지혜가 필요합니다.

맺음말: 특허 권리범위확인, 아는 만큼 보이는 생존 게임

특허 권리범위확인 심판은 기술과 법률이 복잡하게 얽힌 전문적인 영역입니다.

단순히 내 기술이 특허에 해당하느냐 아니냐의 문제를 넘어, 심판을 청구할 자격이 있는지, 어떤 증거로 어떻게 싸워야 하는지, 그리고 그 결과가 어떤 파급 효과를 가져올지 등 다층적인 고려가 필요합니다.

오늘 살펴본 3가지 핵심 생존 전략 – ① 심판 청구 자격(이익) 공방, ② 증거 기반의 본안 대응, ③ 결과 이후의 후속 조치 – 은 복잡한 특허 권리범위확인 분쟁의 안개 속에서 당신이 길을 잃지 않도록 도와주는 최소한의 등대가 될 수 있을 것입니다.

만약 당신이 지금 특허 권리범위확인이라는 치열한 전장에 서 있다면, 혹은 그 전장에 뛰어들어야 할지 고민하고 있다면, 오늘 제시된 전략들을 바탕으로 당신의 상황을 냉철하게 분석하고 최적의 행동 계획을 수립하시기 바랍니다.

아는 만큼 보이고, 준비하는 만큼 생존 가능성은 높아집니다.